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商标权出资的风险分析

作者:张健 时间:2022-03-30 来源:本站 点击量:54

甲公司拥有一注册商标,但因公司资金不足而难以扩大规模。乙公司是一家投资公司,看上了甲公司的商标,遂提出与甲公司进行合作,希望借其商标名气迅速发展。两公司一拍即合,计划由甲公司出、乙公司出资成立新公司进行发展。但在办理相应手续的过程中,甲、乙公司对商标权入股方式产生了争议。甲公司想以注册商标的独占许可使用权入股,乙公司则要求甲公司以商标权出资。

我们以商标权为例,来讨论一下知识产权入股的问题:

《公司法》第二十七条规定:

“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外”。

商标权作为一种知识产权,自然是可以作为出资的。但需要注意的是,法条第二款还规定了:对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。也就是说,商标注册人需要找评估机构对商标进行价值评估,然后才能以评估的价值入股。根据有关法律规定,商标权投资入股有两种情形:一是商标所有权入股;二是商标使用权入股。

甲乙双方争议的焦点是甲公司的出资方式应该是转让商标权还是商标独占使用许可,其实,这两种出资方式存在很大区别:

(一)前者转让的是商标所有权,后者转让的是商标使用权

转让商标权出资是由甲将商标所有权转让给新公司,甲不再享有商标权。商标独占使用许可出资就是甲公司在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可新公司使用,甲公司依约定不得使用该注册商标,甲公司按照合同约定不享有商标的使用权,但仍然享有其他权利。

(二)缴纳出资的程序不同

两种出资方式均需要甲、乙公司达成合意后成立新公司,并将甲公司的商标权或独占使用许可验资计入注册资本中,区别在于缴纳出资的程序上。以商标权出资需要甲公司向商标局申请将商标权转让给新公司,经商标局核准后,自公告之日起商标权归属新公司,甲公司完成出资。以商标独占使用许可办理出资时,甲公司与新公司签订商标独占使用许可协议,并将协议向商标局备案,完成出资。可见,商标使用权的转让本质上是一种合同行为,转让的不是财产而是价值。

(三)出资双方风险负担不同

以商标权出资时,商标权注册人需将商标所有权转让给被投资企业,那么如果合作失败,注册人很可能无法取回该枚商标的商标权。

以商标使用权出资时,即使合作失败,商标注册人仍然拥有商标权,独占使用许可时间一到,注册人仍能重获使用权,在这种情形之下,商标权注册人承担的风险。会小的多,而相应的,被许投资企业承担了大部分风险。

因为在这种情况下,商标注册人仅承担合同义务,万一合作出现问题,随时可以退出,但与此同时,合作成立的新公司如果没有了注册人许可使用的商标权势必难以为继,被投资企业的资金链可能将面临很大风险。

此外,将商标作为投资许可他人使用一旦发生权益纠纷,还应当首先解决商标注册人与被投资企业的股权纷争,只有商标撤资后一方当事人继续使用原来作为投资的商标时,才能够追究其商标侵权责任。

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